La marque de luxe Hermès a remporté la victoire dans le premier des trois procès NFT qui doivent commencer cette année.
Hermès a convaincu aujourd’hui un jury de Manhattan que l’artiste numérique à l’origine de la collection de jetons non fongibles « MetaBirkin », Mason Rothschild, avait violé les droits d’Hermès sur la marque « Birkin ».
Le jury de neuf membres a rendu son verdict le 8 février, accordant à Hermès 133 000 dollars de dommages et intérêts au total, anéantissant ainsi les espoirs de Mason Rothschild de voir ses jetons non fongibles protégés au titre de la liberté d’expression.
Les MetaBirkin de Mason Rothschild ont été promus partout dans les médias sociaux et sur les blogs, les sites web, en plus d’OpenSea (Source : Instagram)
Hermès a fait valoir dans son procès, déposé en janvier dernier, que Rothschild avait injustement vendu les sacs MetaBirkin comme des NFT, lui rapportant plus de 55 Ethereum de bénéfices. Ils ont fait valoir que cela a causé un préjudice irréparable à la marque Hermès après avoir constaté que de nombreux médias avaient attribué à tort le projet au fabricant officiel du Birkin.
« Si nous voulons amener notre sac dans ce monde virtuel, il y aura toujours une référence aux MetaBirkins », a déclaré Nicolas Martin, avocat général d’Hermès, au jury lors du témoignage.
Cependant, les analystes juridiques affirment que l’affaire Rothschild a reçu un coup dévastateur lorsque, le jour de l’ouverture du procès, le juge de district américain Jed S. Rakoff a décidé qu’un témoin expert clé soutenant Rothschild, un célèbre critique d’art new-yorkais nommé Blake Gopnik, ne pourrait pas témoigner devant le jury.
Gopnik avait auparavant écrit une biographie sur Andy Warhol, dont le concept de « business art » était utilisé pour décrire la manière dont Warhol peignait divers objets du quotidien, tels que des boîtes de soupe Campbell, leur conférant une nouvelle signification par l’acte de création.
Mais cela n’a jamais été le cas, le juge ayant décidé que Gopnik ne serait pas autorisé à témoigner, ce qui a gravement entravé la défense de Rothschild.
Au cours du procès, les avocats de Rothschild se sont heurtés à plusieurs reprises à l’un des témoins experts de Hermes, qui a mené une enquête au nom de Hermes pour déterminer un « taux de confusion net de 18,7% » parmi les acheteurs potentiels de MetaBirkin NFT. La méthodologie utilisée par l’expert n’est pas claire, mais les avocats de Rothschild ont répliqué avec un chiffre inférieur, estimant que le taux de confusion net était plus proche de 9,3%, selon Bloomberg Law.
Néanmoins, il semble que Rothschild ait eu une bataille difficile tout au long du procès, avec plusieurs éléments de preuve introduits dans le procès par Hermès qui se sont avérés dommageables.
« Il est parfaitement légal pour les artistes de gagner de l’argent avec leur art », a déclaré l’avocat de Rothschild, Rhett Millsaps, lors de la plaidoirie d’ouverture, mais « le premier amendement limite les droits de marque », a-t-il fait valoir.
Le jury n’était pas d’accord.
Les avocats d’Hermès ont mis en avant les SMS que Rothschild a envoyés au sujet des MetaBirkins, indiquant comment il voulait « créer la même exclusivité et la même demande pour le célèbre sac à main », utilisant des mots comme « pompe » et « shill » pour chercher l’entrée des « baleines ».
« Nous sommes assis sur une mine d’or », a déclaré Rothschild dans un texte faisant la promotion du projet à un acheteur potentiel.
Les avocats de Rothschild, représentés par les experts en droit de la propriété intellectuelle de Lex Lumina PLLC, ont cité le test juridique bien établi de « Rogers ». Issu de la décision rendue en 1989 dans l’affaire Rogers v. Grimaldi, ce critère permet aux artistes d’utiliser une marque sans consentement pour autant qu’elle réponde à un niveau de base de signification artistique et ne trompe pas les consommateurs, une tactique qui n’a finalement pas convaincu le jury.
Toutefois, les experts juridiques n’ont pas manqué de souligner que ce verdict ne constitue pas un précédent pour des affaires similaires à venir, telles que l’affaire Ryder Ripps contre Yuga Labs.
Selon Brian Frye, professeur de droit à l’université du Kentucky, « il est important de se rappeler qu’il ne s’agit que du verdict d’un jury dans une affaire de tribunal de district, de sorte qu’il ne tranche que ce litige et n’a pas réellement valeur de précédent pour les litiges futurs. »
M. Frye a également noté que la Cour suprême des États-Unis entendrait une question similaire concernant les marques déposées au cours de cette session. « Je soupçonne que la SCOTUS adoptera une position plus favorable au premier amendement », a-t-il déclaré.
